专利法第九条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”
那么，问题来了，如果发明因创造性问题被驳回了，而同样的实用新型的专利权评价报告结论又是没有创造性，这种情况下，专利权人（原告）能否进行维权？如果维权失败，原告是否要承担被告的合理开支？
问题1，专利权人能否进行维权？
首先，根据专利法的相关规定，发明和实用新型的创造性高度并不相同，与现有技术相比，发明的创造性要求“突出的实质性特点和显著的进步”，实用新型的创造性要求“实质性特点和进步”。简单地讲，同样的发明创造，与相同的现有技术相比，发明因创造性问题被驳回，不能当然推定实用新型也不具备创造性。
其次，“专利权评价报告”（申请日是2009年10月1日以前的实用新型出具的是“实用新型专利检索报告”）与“无效宣告请求审查决定书”不同，“专利权评价报告”不是否定涉案专利有效性的司法文书。“专利权评价报告”在侵权诉讼过程中，地位略为尴尬。根据专利法实施细则第五十六条的规定：“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。”也就是说，“专利权评价报告”的出台既不同于实质审查，也不经过听证程序，其权威性难免受到极大质疑。另外，“专利权评价报告”只存在于原告手中，通常情况下，结论有利的评价报告，原告都主动向法院提交，反之则不然。
如果是结论不利的评价报告，专利权人是不是就不能依法提起诉讼了呢？本律师认为并非如此。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条：“对申请日在2009年10月1日前（不含该日）的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的检索报告；对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。”从上述规定中可知，专利权评价报告是否提交，以及是肯定性结论还是否定性结论，并不影响正常维权。
专利法第六十一条规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”也就是说，专利法进一步明确专利权评价报告仅仅是专利侵权纠纷中的一份证据，但并非必不可少的证据。基于此，原告方不出具对己不利的证据并无不可。这时就带来了另外一个问题：
问题2，原告若败诉是否要承担对方的合理开支？
根据2016年9月12日最高人民法院发布的《关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》第22条的规定“当事人存在滥用诉讼权利、拖延承担诉讼义务等明显不当行为，造成诉讼对方或第三人直接损失的，人民法院可以根据具体情况对无过错方依法提出的赔偿合理的律师费用等正当要求予以支持”。本文分析的情况是否就适用这一条款呢？
我们先来假设几个条件：起诉前原告已明知专利权评价报告不利，仍执意提起诉讼；并且涉案的专利权评价报告并未向法庭出示；诉讼过程中，原告的专利被无效而败诉或撤诉。
第一种观点：恶意诉讼，应承担对方的律师费等合理开支。理由是：首先，原告明知专利权不具有专利性而起诉，并且在诉讼过程中刻意隐瞒专利权评价报告，同时同日申请的发明专利已经被驳回的情况下，仍然使用实用新型主张侵权，具有明显的主观恶意；其次，客观上涉案专利被无效程序宣告无效，验证了原告滥用诉讼权利的不当行为，同时实际造成了被控侵权人的直接损失；第三，从公平角度，既然原告胜诉赔偿数额可以包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，那么原告败诉被告作为无过错方其律师费用等合理开支要求原告承担也理应得到支持。
第二种观点：合理诉讼，不应承担对方的律师费等合理开支。理由是：首先，创造性与新颖性的性质不同，专利权评价报告以创造性否定涉案专利的专利性，其结论本身必然存在争议；其次，原告是使用的一份有效的专利权进行维权，因此不存在滥用诉权或明显不当；第三，专利法第六十五条“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支”明确指向的是权利人，原告败诉承担对方的律师费无法律依据。
本律师倾向于第二种观点。
专利法实施细则第五十七条规定：“国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权，有多个请求人请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。”这表明，专利权评价报告虽然是在原告手中，但被告通过正当途径可以毫无阻碍的查阅或者复制该报告。被告因自己的抗辩策略失误未能举出该份证据，应当自行承担其后果。此时不应称被告是“无过错方”。
专利法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”也就是说，侵权诉讼中，被告可以用现有技术抗辩。民事诉讼，其本质是原被告双方对抗的原则，如果被告因自己的消极抗辩或者因自己的诉讼能力欠缺，而把损失扩大部分交由原告承担，难以公平。
被告另外一种救济措施是，被告可以提起无效宣告并请求法院中止审理，原则上，如果专利权评价报告是否定性结论，被告可以随时提起无效宣告，并不受答辩期15天的限制，而法院通常也是支持中止诉讼的。这种平衡关系，也足以对被告进行了足够的弥补。如果被控侵权人在一、二审期间不使用现有技术抗辩或者不及时提请无效宣告，事后却借口专利已被无效反诉对方赔偿损失或者申请再审首次提出现有技术抗辩进行诉讼突击，这必要将架空一、二审的诉讼程序，不利于引导当事人在法定的一、二审程序中解决纠纷，其诉请应该给予严格限制。
综上说明，专利纠纷案件对律师要求极高，其诉讼策略或抗辩策略的选择对案件的走势将产生微妙的、致命的、难以觉察的、无法弥补的影响。
作者：张苏沛 管理合伙人、律师
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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